국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우, 미국법인이 사용 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지 여부

1. 사실관계와 쟁점

① 원고(특허권자인 미국법인임) 및 그 미국 내 모회사(이하 ‘원고 등’이라 함)는 OO전자 주식회사(이하 ‘OO전자’라 함) 및 그 미국 내 4개 현지법인(이하 ‘OO전자 등’이라 함)이 원고 등의 특허권을 침해하였다는 이유로 미국 법원에 특허침해소송을 제기하고, OO전자등은 원고 등이 OO전자 등의 특허권을 침해하였다는 이유로 미국 법원에 특허침해소송을 제기하자, 원고 등과 OO전자 등은 상대방에 대해 제기한 모든 특허침해소송의 종료 및 서로에 대한 특허실시권의 허여를 주된 내용으로 하는 화해계약을 체결한 사실, ② OO전자는 화해계약에 따라 2009. 3. 6. 원고에게 원고가 전세계에 등록한 894개의 특허권에 관하여 미화 1,400만 달러(21,634,200,000원)를 화해대가로 지급하면서 그 중 15%인 미화 210만 달러(3,245,130,000원)를 원고의 법인세 등으로 원천징수하여 2009. 4. 10. 피고에게 그 원천징수세액을 신고ㆍ납부한 사실, ③ 그런데 원고는 2009. 11. 16. 피고에게 화해대가 중 국내에 등록된 특허권의 사용대가인 259,610,400원을 제외하고 국내에는 등록되지 아니하고 국외에서만 등록된 특허권의 사용대가인 21,374,589,600원이 국내원천소득에 해당하지 아니한다는 이유로 그에 대한 원천징수 법인세 등의 환급을 구하는 경정청구를 하였으나, 피고는 2010. 1. 28. 이를 거부하는 이 사건 경정거부처분을 한 사실이 있다.

이 사건의 쟁점은 미국에만 등록하고 한국에는 등록하지 않은 특허권에 대한 사용대가를 내국법인이 미국법인에게 지급하는 경우 그 대가가 국내원천소득에 해당하여 한국에서 원천징수를 해야 하는지 여부이다.

2. 대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결: 국내원천소득이 아니므로 원천징수대상이 아님

대법원은, ‘구 법인세법 제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권 등을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 그 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 때에는 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률 제28조는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”고 규정하고 있으므로, 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 한미조세협약에 따라 판단하지 아니할 수 없다.

그런데 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고(대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641판결 등 참조), 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 그 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다.

따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다.’고 판시하였다.

3. 대상판결에 대하여

한미조세조약은 사용료소득에 대해 우리나라가 다른 국가와 체결한 대부분의 조세조약(지급지주의를 채택함)과 달리 사용지주의를 채택하고 있는데, 여기에서 “사용”의 의미가 무엇인지, 미국에 등록된 특허를 한국에서 사용하는 것이 가능한지, 한국에서 그 대가를 지급한 경우 이를 한국에서의 국내원천소득으로 볼 것인지 등이 문제된다.

대법원은 특허권의 속지주의를 근거로 하여 위와 같은 판단을 하였다. 사용료소득에 대해 조세조약에서 지급지주의를 채택하였다면 위 사안에서도 아무런 문제 없이 국내에서 원천징수가 가능했을 것이다. 대상판결에 따르면, 한국에는 등록되지 않고 미국에만 등록된 특허권의 사용대가를 한국에서 지급하는 경우에는 원천징수대상이 되지 않는다는 결론이 된다. 대상판결에도 불구하고 한미조세조약에서 “사용”의 개념에 대해 명확한 정의규정이 없어 앞으로도 이와 관련된 분쟁은 계속 발생할 가능성이 있다.